„Spätere Streitigkeiten über auslegungsbedürftige Themen vermeiden“

Die Bestimmung der Lizenzgebühr bildet den Grundbaustein eines jeden Lizenzvertrages. Dabei gestaltet sich die Berechnung des vom Lizenznehmer zu entrichtenden Entgelts in der Regel nicht unproblematisch. Bei der Vertragsgestaltung solcher Lizenzverträge ist eine Vielzahl relevanter und diskussionswürdiger Aspekte zu beachten. Darüber sprach die Plattform Life Sciences mit Peter Homberg, Partner bei Dentons Europe.

Plattform Life Sciences: Herr Homberg, welche Berechnungsmodelle gibt es zur Festlegung von Lizenzgebühren?

Homberg: Lizenzgeber und Lizenznehmer müssen sich in Bezug auf die Lizenzgebühr vor allem über zwei Faktoren Gedanken machen: die Höhe der Gebühr sowie die Art der Berechnung. Die Höhe hängt dabei regelmäßig von verschiedenen Einflussfaktoren ab. Maßgebend sind hier unter anderem die Stärke der lizenzierten Technologie, die vorgesehene regionale, zeitliche und einfache, alleinige oder exklusive Nutzung sowie die jeweilige Verhandlungsposition.

Und die Berechnungsweise?

Auch die Berechnungsweise einer Lizenzgebühr ist frei disponibel und damit vielfältig. Neben Lizenzaustauschverträgen, stückabhängigen Lizenzentgelten oder Meilensteinzahlungen sind beispielsweise periodische Pauschalentgelte denkbar. Dabei wird eine einmalige pauschale Lizenzgebühr in festgelegten zeitlichen Abständen vereinbart. Dieses Modell bietet sich vor allem für den Fall an, dass der Umfang der Lizenz überschaubar ist und keine besonderen Vertragspflichten, wie beispielsweise die Aufbereitung einer detaillierten Abrechnung, vorgesehen werden soll. Problematisch wird ein periodisches Pauschalentgelt hingegen, wenn Sondersituationen während der Vertragslaufzeit auftreten, wie z.B., wenn das gewährte Know-how offenkundig oder der Vertrag vorzeitig beendet wird. Sollte in diesem Fall eine (Teil-)Rückzahlung gewünscht sein, sollten die Parteien diese schon bei Vertragsabschluss berücksichtigen.

Diesem Modell ähnlich ist die Vereinbarung einer periodischen Mindestlizenzgebühr. Diese bietet den Vor- bzw. Nachteil, je nach Perspektive und Entwicklung der Umsatzzahlen, dass sie vom tatsächlichen Umsatz unabhängig ist. Sollten die Parteien dieses Risiko vorab abfangen wollen, sollten sie sich ggf. über eine entsprechende Anpassungsklausel Gedanken machen.

Es gibt doch noch die sogenannte „laufende Lizenzgebühr“. Was hat es mit der auf sich?

Ja, schließlich gibt es die – in der Praxis wohl üblichste – umsatz- oder gewinnabhängige Lizenzgebühr. Dabei wird das Lizenzentgelt anhand eines festgelegten Prozentsatzes des Umsatzes bzw. des Gewinns errechnet. Neben dem Vorteil, dass dieses Berechnungsmodell wegen der Unabhängigkeit vom tatsächlichen Preis relative Inflationssicherheit bietet, weist die Umsatz-/Gewinnlizenz jedoch auch weitgehende Schwierigkeiten in der genauen Berechnung auf.

Welche Schwierigkeiten gibt es denn bei der Abrechnung dieser sogenannten „Running Royalties on Sales“?

Vorab muss natürlich festgelegt werden, wie die Bezugsgröße Umsatz bzw. Gewinn definiert werden soll. Dabei stellen sich zahlreiche Einzelfragen. Soll beispielsweise schon an die Lieferung des Lizenzproduktes oder nur an das dem Lizenznehmer tatsächlich zufließende Entgelt angeknüpft werden? Wer trägt das wirtschaftliche Risiko eines Zahlungsausfalls des Kunden? Wird der Umsatz oder Gewinn etwaiger Unterlizenznehmer mitberücksichtigt? Wie gestalten sich die Kontroll- und Buchprüfungsrechte betreffend Umsatz, Gewinn und Abrechnung und damit die Überprüfung der Richtigkeit der Buchführung und Rechnungslegung? Wer trägt die Kosten für eine solche Prüfung? Und schließlich die wichtigste Frage: Sollen „Gross Sales“ oder „Net Sales“ maßgebend sein?

Alle diese Punkte müssen bei der Vertragsverhandlung bedacht und im Vertrag festgehalten werden, um spätere Streitigkeiten über auslegungsbedürftige Themen zu vermeiden.

Können Sie aus Ihrer Praxiserfahrung berichten, welche Faktoren in der Regel besonders problematisch sind?

Nach meiner Erfahrung gehört zu den besonders problematischen Faktoren zum einen die Festlegung abzugsfähiger Posten bei anteilsmäßiger Anknüpfung der Lizenzgebühr an den Net-Sales-Wert. Die Net Sales werden der Berechnung des Lizenzentgelts in der Praxis am häufigsten zugrunde gelegt. Der Lizenzgeber will im Zweifel an den vom Lizenznehmer aufgrund der Lizenz kausal begründeten wirtschaftlichen Vorteilen beteiligt sein. Aus diesem Grund sollen aber in der Regel eindeutig erfindungsneutrale Aufwendungen nicht abzugsfähig sein. So klar diese Abgrenzung in der Theorie sein mag, so kompliziert gestaltet sich die praktische Umsetzung dieser Vorgabe in den Unternehmen. Liefert das Unternehmen beispielsweise eine ganze Bandbreite an Produkten an einen Kunden, die es im Nachgang in einer Gesamtrechnung zusammenfasst, bilden die Transportkosten einen einheitlichen Rechnungsposten. Ein Auseinanderdividieren dieser Aufwendung zur Bestimmung, welche Transportkosten für ein einzelnes Produkt, welches unter die Lizenz fällt, abzugsfähig sind, lässt sich vom Unternehmen oft gar nicht bewerkstelligen.

Und wenn es Rabatte oder dergleichen gibt?

Ein zweiter praktisch herausfordernder Punkt ist die unterschiedliche Preisgestaltung beim Verkauf an Endkunden einerseits und Tochterunternehmen oder andere verbundene Distributionsunternehmen andererseits. Hier werden häufig Rabatte oder Skonti gewährt, die den tatsächlichen Endkundenpreis unterschreiten. Der Lizenzgeber will aber in der Regel am eigentlichen wirtschaftlichen Erfolg des Produktes partizipieren. Der wirtschaftliche Erfolg könnte so durch Sales-Strukturen mit Tochter- und verbundenen Unternehmen verfälscht werden.

Wie können diese Herausforderungen von Unternehmen aus Ihrer Sicht bewältigt werden?

Zum einen empfiehlt sich bei der Definierung der Abzugsfähigkeit einiger Positionen eine Pauschalierung der Aufwendungen. Aus Gründen der Praktikabilität sollten an dieser Stelle etwaige Ungenauigkeiten in Kauf genommen werden. Andernfalls stehen die Unternehmen oft nach Vertragsabschluss vor unüberwindbaren impraktikablen Hürden bei der Berechnung des Lizenzentgelts und somit bei der Erfüllung ihrer Rechnungslegungspflicht.

Zur Lösung des zweiten angesprochenen Punktes empfiehlt sich die Implementierung von Multiplikatoren, um etwaige Preisnachlässe an Tochter- und verbundene Unternehmen auszugleichen. Nur auf diese Weise kann das Partizipieren des Lizenzgebers am tatsächlichen wirtschaftlichen Erfolg des Produktes gewährleistet werden.

Herr Homberg, ganz herzlichen Dank für die interessanten Einblicke.

Das Interview führte Falko Bozicevic.

ZUM INTERVIWPARTNER

Peter Homberg ist Rechtsanwalt und Partner von Dentons in Frankfurt/Main und leitet die deutsche Life Sciences Praxis.